Contraffazione di marchi e brevetti: quantificazione del risarcimento del danno

“Il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione di marchi e brevetti”, è il titolo del documento pubblicato il 9 ottobre 2023 dal CNDCEC e dalle Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione dei Commercialisti, il quale approfondisce alcune tematiche trattate nella pubblicazione “La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell’ISP della disciplina sul diritto d’autore online” dello scorso mese di luglio.

Il documento si sofferma sulle responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) per la violazione del diritto d'autore, attraverso l'illegittimo caricamento di contenuti coperti da copyright sulle proprie piattaforme. Si tratta di aspetti innovativi e complessi anche per i professionisti che, a diverso titolo, si trovano ad occuparsi di tali materie. Per questo motivo, a seguito di un’approfondita disamina degli istituti interessati, sono stati presi in esame i metodi per la quantificazione del risarcimento dei danni.

Nel documento in commento, quindi, dopo una panoramica sul quadro normativo nazionale e internazionale sulla tutela di marchi e brevetti, si effettua una disamina della disciplina in ordine all’azione di risarcimento del danno per contraffazione ed uso illegittimo di tali diritti, con un focus sulle complessità delle metodologie di calcolo del danno correlato a tali violazioni e sulle metodologie sedimentatesi nel tempo grazie all’esperienza della giurisprudenza europea e di common law.

Nel documento, infatti, l’analisi s’incentra sugli orientamenti della giurisprudenza relativi alla precisazione dei limiti concernenti le metodologie di calcolo, con specifica attenzione a due pronunce della Suprema Corte di Cassazione (la n. 24635/2021 e la n. 5666/2021) che soffermandosi su tali temi, hanno fornito utili indicazioni interpretative.

Marchio e brevetto- Come evidenziato nel documento dei Commercialisti, il marchio è uno dei segni distintivi dell’imprenditore, in quanto è caratterizzato dalla funzione di distinguere i prodotti o servizi dell’imprenditore che ne è titolare da quelli di un altro.

A quest’ultima funzione – specifica il documento – si ricollega il diritto di esclusiva (ius excludendi) di cui è titolare l’imprenditore che si sostanzia nel diritto di escludere soggetti terzi dalla possibilità di usare lo stesso segno distintivo per distinguere i propri prodotti e/o servizi affini, con la potenziale conseguenza di provocare confusione nel pubblico dei consumatori.

Per quanto concerne il brevetto, invece, lo si definisce come “un titolo in forza del quale si conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e fare uso commerciale dello stesso, vietando tali attività a terzi non autorizzati”.

Normativa internazionale ed italiana- Il documento effettua, dapprima, una sintesi della normativa internazionale, comunitaria ed italiana in tema di tutela di marchi e brevetti.

Nello specifico, lo stesso precisa che, la tutela della proprietà industriale, è una tematica che si colloca sin dalla sua origine in un panorama normativo internazionale che, seppur senza pretesa di esaustività, nell’ambito di una sintetica disamina delle tutele messe a disposizione per marchi e brevetti, è rilevante segnalare.

Per quanto concerne la tutela dei brevetti a livello comunitario, invece, si trovano due differenti metodologie di registrazione che non si presentano come alternative, ma si sommano l’una all’altra: si tratta del Brevetto Europeo e del Brevetto Europeo con effetto unitario.

I commercialisti poi, esaminano il quadro normativo italiano, in quanto, la tutela del marchio e del brevetto e, in particolare, delle garanzie attivabili dall’ordinamento in caso di contraffazione di questi ultimi, si snoda, sia in ambito civile che penale, in un’ottica fortemente repressiva ed orientata alla più proficua riparazione del danno nei confronti del soggetto leso da tali pratiche illegittime.

Metodi di calcolo del risarcimento del danno – Nel documento approntato dai Commercialisti, un corposo approfondimento è dedicato ai metodi di calcolo del risarcimento del danno ed alle conseguenti riflessioni sulla scelta del criterio più opportuno.

Come per il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana in generale, il principio cardine su cui si basano le scelte ritenute più opportune per il calcolo del risarcimento del danno da contraffazione di marchi e brevetti, è quello dell’integrale riparazione, elaborato dagli artt. 1223 e 2043 del Codice Civile.

Tale principio – evidenziano i Commercialisti - si caratterizza per lo scopo di rimettere il danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima del compimento del fatto illecito da parte del terzo.

La particolarità della disciplina sul risarcimento per avvenuta contraffazione di marchi e brevetti, risiede nel fatto che una semplice reintegra nella disponibilità del diritto non risulterebbe essere un metodo di riparazione satisfattivo e, come spesso accade, neanche lo sarebbe il mero risarcimento del danno come comunemente inteso nella disciplina civilistica, in quanto, a seconda della situazione, si aggiungono voci, sia di danno emergente che di lucro cessante che influenzano la fattispecie concreta.

Il ruolo della giurisprudenza- Dopo la lunga disamina sui summenzionati metodi di calcolo, il documento si conclude con un approfondimento sul ruolo della giurisprudenza, fondamentale - a giudizio dei Commercialisti - nell’integrare e dare forma al corpus delle opzioni metodologiche messe a disposizione del soggetto leso, al fine di coprire in modo proficuo più fattispecie concrete possibili e le differenti necessità sottese al soddisfacimento di ognuna di esse.

Di recente, infatti, tali metodi sono stati ulteriormente limati e precisati dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha affrontato talune specificità correlate ai metodi di calcolo previamente esposti e, in alcuni casi, ne ha confermato ulteriormente la valenza procedimentale.
Il documento, in particolare, si sofferma su quanto sentenziato nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n. 24635/2021 e n. 5666/2021.